Право на патент

Изобретатель не всегда является правообладателем. В некоторых случаях изобретатель / инженер / разработчик, создавший техническое решение, приспособление или дизайн, не имеет права монетизировать результат своего труда и даже зарегистрировать его в ФИПС. В этой статье мы разберем такие случаи, ведь ошибка в понимании объема своих возможностей может обернуться для изобретателя разочарованием, потерей контроля над идеей и бессмысленными судебными спорами.

Кто имеет право на патент по закону

Согласно законодательству, право на получение патента имеют:

1. автор изобретения – если он создал разработку не в рамках служебного задания, договора подряда / заказа и ни с кем не подписывал договор передачи прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД);
2. работодатель изобретателя / инженера / разработчика (статьи 1370, 1372 ГК РФ) – когда изобретение / дизайн / техническое решение было создано сотрудником по служебному заданию, во время рабочего времени и в соответствии с должностью и полномочиями, предусмотренными контрактом / трудовым договором / должностной инструкцией;
3. правопреемники – в случае смерти изобретателя права на патент переходят его наследникам, при условии, что он при жизни ни с кем не подписывал договор отчуждения прав и не разработал ОИС при работе по служебному заданию;
4. государство / компания-заказчик – когда изобретение создано в рамках государственного контракта или договора с заказчиком, в роли которого может выступать физическое или юридическое лицо.

Важно не путать понятия «правообладатель» и «автор изобретения» / «изобретатель». Мы подробно рассмотрели разницу между ними в этой статье. Сейчас лишь напомним, что право называться автором изобретения неотчуждаемо, в отличие от права на патент. Поэтому, какими бы ни были договоренности между изобретателем, его работодателем, инвестором и иными лицами, претендующими на владение исключительными правами на РИД, в документах на выдачу патента, как и в самом патенте, должно быть указано достоверное имя автора изобретения.

Как возникает право на патент

Изначально право на получение патента принадлежит автору изобретения. Он может его реализовать, подав документы в Роспатент, а может передать другому лицу по договору либо без него. Но только если РИД не был создан в рамках трудовых отношений.

Рассмотрим особенности перехода исключительных прав на ОИС в разных случаях.

Переход права по договору уступки

Возможность перехода исключительного права на изобретение / техническое решение / дизайн закреплена в статье 1365 ГК РФ. Разработчик и потенциальный правообладатель заключают между собой договор и регистрируют его в Роспатенте. Первый передает второму все права на распоряжение и монетизацию ОИС, получая взамен денежное вознаграждение.

Не стоит путать договор отчуждения исключительных прав с лицензионным договором. В первом случае разработчик полностью теряет право называться правообладателем, а во втором – сохраняет все права правообладателя, предоставляя другому лицу временное разрешение использовать изобретение на условиях, установленных лицензией.

Порядок перехода исключительных прав на служебную разработку

Когда речь идет о переходе исключительного права на служебную разработку, договор между автором изобретения и работодателем не нужен. Факт того, что РИД был создан в рамках рабочего времени, в пределах компетенций исполнителя, предусмотренных должностными обязанностями, сам по себе является основанием для перехода прав от автора к нанимателю. Это урегулировано статьями 1370, 1372 ГК РФ.

Работодатель может не воспользоваться своим правом на регистрацию изобретения. Тогда по истечении 6 месяцев с момента создания РИД изобретатель получает все права правообладателя – от возможности регистрации в ФИПС до единоличной монетизации результата (статья 1370 ГК РФ).

Порядок перехода исключительных прав при наследовании

Наследование – еще одна ситуация, когда право на патент переходит не по договору, а по закону (статья 1241 ГК РФ). После смерти владельца наследники могут распоряжаться РИД по своему усмотрению. Подробнее о порядке вступления в наследство написали в этой статье.  

Законные патентообладатели: практические ситуации

Из-за незнания правил перехода прав на объект интеллектуальной собственности, изобретатели / разработчики и инженеры иногда оказываются втянуты в правовые споры, которые изначально не могли быть выигрышными. Рассмотрим несколько судебных кейсов.

Кейс 1: предмет спора – изобретение, созданное в компании.

В 2021 году в Суд по интеллектуальным правам обратился гражданин Котов В.В. с иском против ЗАО «Нанотехнология-МДТ» и ИП Яковлевой А.А. Суть иска – признать патенты № № 2428700 и № 2472106 частично недействительными в части патентообладателей. Истец просил выдать новые патенты с указанием в качестве патентообладателей ЗАО «Нанотехнология-МДТ» и Котова В.В., вместо ЗАО «Нанотехнология-МДТ» и ИП Яковлевой А.А.

В качестве аргумента Истец указал, что на момент создания изобретения не являлся работником ЗАО «Нанотехнология-МДТ», о чем свидетельствует отсутствие соответствующей записи в трудовой книжке. Соответственно, по мнению Истца, РИД не является служебным изобретением, что означает, что гражданин Котов В.В. имеет право называться правообладателем ОИС.  

Также Истец настаивал на признании недействительным договора отчуждения прав на РИД в пользу ИП Яковлевой А.А., который ЗАО «Нанотехнология-МДТ» подписал в 2019 году. По мнению Истца соглашение недействительно, потому что предприятие не являлось единоличным законным правообладателем, значит, и не имело право заключать такой договор, не посоветовавшись с В.В. Котовым.

На заявление Истца Ответчик предоставил косвенные документы, подтверждающие, что В.В. Котов все-таки руководил проектом по разработке автоматизированной платформы, а также выполнял функцию директора по производству в компании. Несмотря на то, что ЗАО «Нанотехнология-МДТ» не смогло предоставить суду полный комплект документов, подтверждающий действие трудовых отношений с В.В. Котовым на момент разработки РИД, суд признал наличие таковых. Результат – иск отклонен.

Кейс 2: предмет спора – право на разработку, созданную по государственному контракту.

7 сентября 2022 года Суд по интеллектуальным правам принял окончательное решение по делу №СИП-111/2022, касающегося спора между Истцом Министерством обороны и Ответчиком АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» («М3 РИП»). Министерство обороны ранее заказало у «М3 РИП» НИОКР по госконтракту. В результате подрядчиком было создано изобретение «Многоканальный вращающийся жидкостный токосъемник» (№2742895).

После завершения работы подрядчик запатентовал изобретение, указав себя в качестве единственного правообладателя. Истец настаивал на признании патента недействительным, поскольку РИД был создан в результате исполнения госконтракта, поэтому его правообладателем является Российская Федерация. В свою защиту Ответчик сказал, что уведомил заказчика о готовности РИД, но тот ничего не ответил и не воспользовался правом запатентовать разработку в течение 6 месяцев с момента получения уведомления.  А согласно статье 1370 ГК РФ после указанного срока право на регистрацию патента переходит от заказчика к подрядчику.

Суд изучил обстоятельства дела и установил, что Ответчиком не был соблюден порядок направления Министерству уведомления об изобретении. В частности, в журнале исходящей корреспонденции нет сведений о получении отделением почты отправления для дальнейшей отправки адресату; также нет данных об адресате и его почтовом адресе и факте получения им почтового отправления. Следовательно, Министерство обороны не могло воспользоваться своим правом на подачу заявки на патент, так как не получило уведомления о готовности технического решения. Следовательно, оно не могло выразить свою волю на отказ от патента.

На основании этого суд встал на сторону Истца и признал недействительным патент №2742895 в части правообладателя.

Кейс №3: предмет спора – объект, созданный в совместной разработке.

В апреле 2024 года Суд вынес решение по делу №СИП-293/2023.  Истец Полихов С.А. требовал в судебном порядке признать недействительным патент № 2663418 в части правообладателя и автора, в качестве которых были записаны Ответчики ООО «Корпорация Уралтехнострой» и его руководитель Аминов О. Н.

Обстоятельства дела: по устной договоренности с Аминовым О.Н. Ответчик должен был разработать устройство, а ООО «Корпорация Уралтехнострой» – оказать организационно-техническое и финансовое содействие для совместного производства в дальнейшем созданных конструкций. Но Аминов О.Н. оформил изобретение на общество, ссылаясь на то, что изобретатель был с компанией в фактических трудовых отношениях. Автор это отрицал и потребовал переоформить патент на себя.

Суд удовлетворил иск, поскольку установил, что ООО «Корпорация Уралтехнострой» не внесло личного творческого вклада, оказывая только техническое, консультационное, организационное и материальное содействие. Согласно статье 1347 ГК РФ не могут быть признаны авторами-соавторами по интеллектуальным правам лица, не сделавшие в РИД творческого вклада.

Также Суд не смог установить служебный характер изобретения, поскольку сотрудничество с Аминовым было оговорено устно. И так как Истец не оспаривал совместную деятельность с ним, было принято решение указать в патенте двух авторов – Истца и гражданина Аминова.

Кейс №4: предмет спора – наследуемый РИД.

В 2015 году гражданки Филиппова Н.И. и Филиппова С.Ю. обратились в Суд по интеллектуальным правам с жалобой на отказ Роспатента выдать им свидетельство о перерегистрации права на распоряжение патентом, которое они получили по наследству. Суд отклонил претензию, сославшись на то, что патент можно перерегистрировать только на основании свидетельства о праве на наследство от нотариуса. Такое свидетельство получают у нотариуса при условии, если наследники подтвердят, что умерший действительно обладал правами на ИС, на которые они претендуют. В качестве такого подтверждения может быть патент.

Но в ходе дела выяснилось, что патент наследодателя перестал действовать задолго до смерти хозяина, потому что последний не уплачивал ежегодные госпошлины. Соответственно, автор утратил право на правовую охрану изобретения еще при жизни, поэтому это право не может быть передано наследникам.

Типичные ошибки в понимании объема прав, из-за которых возникают споры

Как мы увидели из кейсов, несмотря на то, что в законодательстве четко оговорено, кто и в каких случаях является правообладателем, разработчики / инженеры / изобретатели все равно могут попасть в ситуации, когда их права для них самих не являются очевидными. Вот 5 ошибок, из-за которых можно потерять возможность распоряжаться РИД.

1. Указание ненастоящего автора (или соавтора) в заявке на патент. Иногда это происходит из-за невнимательности, иногда – умышленно. Согласно статье 1347 ГК РФ право авторства принадлежит исключительно лицу, внесшему личный творческий вклад. Фиксируйте вклад каждого участника разработки. Ведите рабочие журналы, протоколы встреч, версии документов, чертежей и программного кода. Эти материалы помогут доказать, кто внес творческий вклад в создание результата, а кто выполнял вспомогательные функции. Такой учет особенно важен при совместных НИОКР или проектной работе.
2. Патент оформлен не на того заявителя. Иногда заявителем становится организация или физическое лицо, не имеющее законных прав на результат, например, как это было в кейсе №3. Перед направлением документов в Роспатент убедитесь, что все авторы и заявители указаны корректно, а основания их участия подтверждены договорами. Ошибки на этом этапе могут привести к аннулированию патента или пересмотру прав даже спустя годы.
3. Отсутствие письменного подтверждения устных договоренностей. Когда работа выполняется без подписанного договора, невозможно определить, кому принадлежат исключительные права. Без договора о передаче прав, о создании служебного изобретения или об отчуждении результата, права остаются у автора, даже если заказчик оплатил разработку. Создание изобретения, полезной модели или промышленного образца должно сопровождаться договором с четко прописанным распределением прав:

• договор НИОКР или подряда – определяет, кому принадлежат результаты;
• служебное задание – закрепляет, что результат создается в рамках трудовых обязанностей;
• договор об отчуждении прав – если необходимо передать патент.

4. Неполучение вознаграждения. Если результат создается в рамках трудовых отношений, автор имеет право на вознаграждение (ст. 1370 ГК РФ). Установите механизм выплат заранее: фиксированная сумма, процент от прибыли, премия и т.п. Прозрачная система вознаграждения снижает риск конфликтов и претензий.
5. Неправильный порядок уведомления заказчика о готовности разработки. В кейсе 2 мы рассмотрели пример, как неправильно зарегистрированное почтовое отправление с уведомлением нанимателя о готовности РИД, привело к тому, что подрядчик не смог присвоить себе права на свою работу, хотя согласно статье 1370 ГК РФ, он имел такой шанс. Ведите журнал исходящей корреспонденции, отправляйте важные документы заказным письмом с уведомлением о получении.

Заключение

Сохранить право на патент – задача не менее важная, чем разработка изобретения. Права очень легко потерять, если не оформить договор, не зафиксировать вклад, не проверить, кто указан в заявке. Ошибки в этих вопросах приведут к спорам и к оспариванию патента.

Если сомневаетесь в каком-либо вопросе – обратитесь к нам за юридической помощью на этапе оформления документов. Ведь лучше обсудить задачу с юристом-патентоведом на старте, чем потом защищаться в суде. Грамотно оформленные отношения защищают изобретателя и бизнес, позволяя сосредоточиться не на конфликте, а на развитии и коммерциализации технологии.